Юридична битва за ТМ: українська компанія 4B здобуває перемогу у Китаї

Мене звати Андрій Матяш, я керуючий партнер юридичної компанії 4B. Наша ціль – допомагати бізнесам системно розвиватися на міжнародних ринках. Досягати успіху на фізичних ринках та ринках інтернет-торгівлі по всьому світу. Тут поділюся з вами ситуацією про те, як наша команда юристів захистила акаунт Amazon одного з наших клієнтів від блокування.

Китайський бум реєстрації ТМ кидає виклик традиційному лідеру у сфері ІВ – США. Вже зараз у східній державі нараховується їх до 37,2 мільйонів, і цифра зростає чи не щодня. Чому саме КНР? Насправді причин вдосталь: починаючи від статусу світового виробничого центру і закінчуючи масштабуванням місцевої економіки.

Однак іноземні компанії як масово реєструють ТМ у Китаї, так і потім масово шукають способи її захисту. Як не крути, та рання реєстрація є ключовим кроком для запобігання незаконних маніпуляцій, наприклад китайськими патентними тролями. Вони працюють за старою схемою: реєстрація вашої ТМ → шантаж → отримання викупу. Отож, нехтувати вживанням заходів із захисту ТМ означає ставити під загрозу інвестиції та репутацію вашого бізнесу.

І це не просто слова, а реальна проблема для власників бізнесу. Однак юридична компанія 4B мала досвід вирішення такої. Підприємець, зазнавши успіху на вітчизняному ринку, вирішив розширити вплив ще й на китайський. Але, на жаль, зареєструвавши ТМ в Україні, він не подбав про це у КНР. До чого це призвело і чим завершилося розкажу далі.

На кону право на ТМ: як розгорталися події

Проведу короткий екскурс щодо принципів права власності на ТМ, які домінують у світі. Їх всього два, але вони кардинально різні:

  • First to use (приклад: США). Тобто права на ТМ отримує той, хто першим почав її використовувати у комерційній діяльності, незалежно від того, чи зареєстрована вона в офіційному порядку.
  • First to file (приклад: КНР). За цим принципом права на ТМ отримує той, хто першим її зареєстрував у відомстві з ІВ у конкретній країні.

Висновок зрозумілий: згідно з «first to use» вам надається пріоритетне право на реєстрацію ТМ, а також на накладання заборони на її використання іншими особами та ануляцію незаконно зареєстрованих ТМ. А от у Китаї, де діє «first to file», такий пріоритет не передбачений, тому рекомендуємо зареєструвати бренд якомога швидше, щоб не втратити на нього права.

Наш клієнт не передбачив цих наслідків та опинився у скрутній ситуації. За поширеною схемою недобросовісні конкуренти:

  • швидше зареєстрували його ТМ на продукцію клієнта, намагаючись скористатися репутацією та впізнаваністю бренду;
  • за канонами «патентного тролінгу» вимагали $10 000 за повернення права.

Відмова від вимог шантажистів означала втрату права на вироблення та експорт продукції під власним брендом. Клієнта, звісна річ, це не влаштовувало. Позаяк в США та Європі законність на володіння ТМ підтверджувалася, а в Китаї – ні. Погодьтесь, навіть звучить абсурдно.

Незважаючи на всі труднощі, ми не збиралися здаватися і ось чого досягли.

Ключові кроки для захисту ІВ в Китаї, або що ми зробили

Ми не боїмося складних юридичних питань, особливо в КНР, де нюансів ще більше. Як ви знаєте, східна країна славиться мудрецями та особливою філософією, тож ми розробили хитромудрий план дій, що нівелює різні непередбачувані обставини. Їхньою ж зброєю, так би мовити.

То що входило у план?

  1. Ретельний аналіз релевантної інформації: документів, дій конкурентів та особливостей китайського законодавства.
  2. Оцінка сильних та слабких сторін клієнта та опонентів.
  3. Пошук оптимальних шляхів реагування.
  4. Фіналізація стратегії, сфокусованої на всебічний захист інтересів клієнта.

Битва розумів: юридична компанія 4B VS китайські тролі

Не даруючи конкурентам таку розкіш як час, ми розпочали рішучі дії, чітко ґрунтуючись на заздалегідь узгодженій стратегії.

1 дія – оскарження неправомірної реєстрації ТМ.

Це юридично виправданий та обов’язковий крок у подібній ситуації. Тривала робота з позиціонування та розвитку бренду зіграла нам на руку, адже забезпечила аргументами щодо його унікальності та цінності. Ба більше, переконливими виявилися докази, що підтвердили першочергове право на реєстрацію ТМ в інших країнах, ще до того, як клієнт вирішив стартанути бізнес на китайському ринку.

2 дія – реєстрація ТМ в митному реєстрі.

Завдяки цьому бренд отримав додатковий рівень захисту від контрафактної продукції та імпорту, що порушує права ІВ. Митні органи країн, що входять до реєстру, отримають чітке повідомлення про те, що ТМ належить конкретному власнику, і зможуть блокувати ввезення будь-якої продукції, яка його використовує без дозволу.

Чим завершився марафон юридичної тягонини?

Стратегія, розроблена з урахуванням всіх нюансів, рішучі дії та глибоке розуміння правового поля – ось що дало нам ключ до перемоги. Ми не просто відстояли права на ТМ клієнта, а й здобули для нього надійний захист на китайському ринку.

У таких справах посилення позицій клієнта з укріпленям лідерства не менш важливе за миттєву відповідь на незаконне порушення права власності. Ми розуміли це, тому сміливо ставили перед собою амбітні цілі (яких, власне, і досягли).

Як українським підприємцям підкорити ринок Китаю (на основі кейсів юридичної компанії 4B)

Перш ніж масштабувати свою підприємницьку діяльність в країні за кордоном, зрозумійте, що це шлях непростий, проте того вартий. І перше, про що слід подумати – це ретельне планування та захист ІВ. Ви вже вклали значні інвестиції у бізнес, то чи є сенс втратити все? Відповідь – ні.

Зареєструвати ТМ перед виходом на міжнародний ринок – розумне рішення. Навіть якщо закон конкретної країни не вимагає цього, такий крок убереже від невиправданих збитків, зайвих переживань. Особливо в Китаї!

На жаль, не всі компанії, що виходять на міжнародну арену, знають про патентних тролів, які можуть значно ускладнити їм життя. Якщо ви вже стали жертвою подібних дій, не впадайте у відчай! Рекомендую вжити таких заходів:

  1. Включити ТМ до митного реєстру країн, в яких ви підозрюєте здійснення продажу підробок. Так ви даєте митним органам зелене світло на конфіскацію незаконних товарів.
  2. Зареєструвати свою ТМ. Офіційна реєстрація ТМ в країнах, де планується виготовлення товарів для бізнесу та його ведення значно посилить вашу позицію у випадку виникнення спорів.
  3. Не заплющувати очі на порушення. Ігнорування незаконного використання вашої ТМ – просто подарунок для опонентів. Чим швидше ви вживатимете заходів, тим меншої шкоди буде завдано бренду.
  4. Проконсультуватися з юристом, що спеціалізується на питаннях ІВ. Фахівець допоможе розібратися в тонкощах законодавства конкретної країни та розробити стратегію захисту ваших прав.

Пам’ятайте, що ви не самотні. Патентні тролі – це серйозна проблема, але з нею можна і треба боротися. За допомогою правильних інструментів та підтримки ви захистите свою ТМ та бізнес.

На краю прірви: як втриматися та злетіти

Китай, безперечно, є привабливим ринком для реєстрації ТМ. Проте, окрім нових можливостей, він приховує й певні виклики, адже тамтешнє законодавство в галузі ІВ постійно стає предметом дискусій та запеклих боїв за права «за своє».

Та навіть реєстрація ТМ – не останній крок. На вас чекає справжня боротьба з «патентними тролями» та жорстка конкуренція за місце під сонцем.

Однак юридична компанія 4B завжди готова підставити плече і стати на ваш бік у цій битві. Ми сформуємо індивідуальну стратегію захисту вашої ТМ, зважаючи на конкретні потреби та цілі.

Не ризикуйте своїм бізнесом! Пам’ятайте: реєстрація ТМ в Китаї – не формальність, а константа, якої ви маєте невпинно прагнути. 

35